פסק-דין בתיק ע"א 11188/03

השופט (בדימ') י' טירקל:

הרקע

1.         ALLERGAN, inc. - היא המשיבה מס' 2 (להלן - "אלרגן") - הגישה ביום 2.11.1994 בקשה לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן - "רשם הפטנטים"), לרשום את סימן המסחר "COMPLETE" (אותיות דפוס), מספר 95267, בסוג 5 לגבי "תכשירים לטיפול בעדשות מגע בצורת תמיסה או טבליות לחיטוי, לניקוי, להרטבה, להחזקה, להשריה, לאחסון ולשטיפה של עדשות מגע".

            קונטקט לינסן (ישראל) בע"מ - היא המערערת (להלן - "קונטקט") - הגישה ביום 19.9.1995 בקשה לרשום את סימן המסחר "COMPLETE SYSTEM" (מעוצב), מספר 100851, בסוג 5 לגבי "תכשירים לעדשות מגע", כאשר התוספת "SYSTEM" מופיעה באותיות קטנות.

            בשל הדמיון בין סימני המסחר ובין הטובין שהסימנים באו לסמן, החיל רשם הפטנטים על הבקשות את סעיף 29(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972, (להלן - "הפקודה"):

"29(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו".

• אלרגן וקונטקט הגישו את ראיותיהן ואלה נשמעו בפני רשם הפטנטים דאז, עו"ד משה גולדברג. כמו כן, הגישו סיכומי טענות בכתב. בטרם נתן רשם הפטנטים את החלטתו, סיים עו"ד משה גולדברג את תפקידו כרשם. אלרגן וקונטקט הסכימו כי ההחלטה תינתן על ידי רשם הפטנטים החדש, ד"ר מאיר נועם, על סמך החומר שהוגש.
•  
• החלטתו של רשם הפטנטים
•  
• 2.      בהחלטתו מיום 19.11.2003 לא דן רשם הפטנטים בשאלת כשרותם של הסימנים לרישום, ואף לא בשאלה אם ניתן אישור של משרד הבריאות לייבא את התכשיר על ידי קונטקט, מן הטעם ש"מערכת האישור ורישום סימני המסחר היא מערכת עצמאית ונפרדת לחלוטין שאינה תלויה באישור משרדים אחרים כגון משרד הבריאות". רשם הפטנטים דן בשאלה לאיזו מן הבקשות זכות עדיפה להשתמש בסימן המסחר לפי סעיף 29(א) לפקודה על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה: תום ליבה של כל אחת מבעלות הדין בבחירת סימן המסחר שהיא מבקשת לרשום, מידת השימוש שעשתה כל אחת מהן בישראל בסימן המסחר שבו בחרה וכן מועדי הגשתן של הבקשות המתחרות לרישום.
•  
• 3.       רשם הפטנטים שוכנע כי אלרגן נהגה בתום לב בבחירתו של סימן המסחר וכן בהגשתה של הבקשה לרשום אותו. לעומת זאת, התעורר אצלו "בנסיבות העניין - - - יותר מספק" לגבי תום הלב של קונטקט בבחירת סימן המסחר. רשם הפטנטים סמך על  ההלכה שלפיה "אין הכרח שהוכחת העתקה תבוא על ידי ראיות ישירות". עוד קבע רשם הפטנטים כי אין זה סביר שמנהלה של קונטקט, מר קיכלמכר, העוסק, לדבריו, למעלה מעשרים שנה בעיקר בייבוא של מוצרים בתחום האופטיקה, לא עקב אחרי פעילותן של חברות מתחרות, כולל פעילותה של אלרגן, שהיא חברה בעלת מוניטין בינלאומי רב. לפיכך קבע ש"קיימת אפשרות סבירה ביותר כי בעת שבחר מר קיכלמכר את שם המוצר שבו רצה לסחור בישראל, היתה לו יכולת ידיעה על כוונת השימוש או הגשת בקשת סימן המסחר של המבקשת 1 [אלרגן] באיטליה. במקרה כזה ניתן לראות בבחירת סימן זהה על ידי המבקשת 2 [קונטקט] משום חוסר תום לב". עוד קבע כי הספקות גוברים נוכח העובדה שקונטקט בחרה בשם לועזי דווקא למוצר שנועד לשיווק בשוק הישראלי, במיוחד כאשר משווק היצרן את המוצר בחוץ לארץ תחת שם מותג אחר. הם גוברים גם נוכח צירוף המקרים התמוה שלפיו עושה קונטקט שימוש בביטויים כגון "ALL WITH ONE" או "COMFORT" בצמוד לסימן המסחר, בדומה לשימוש שעושה אלרגן בביטויים אלה. לעניין זה הוסיף וקבע כי בעת שהגישה את בקשתה ידעה קונטקט, בעקבות מכתב ששלח בא כוחה של אלרגן, כי אלרגן הגישה את בקשתה כעשרה חודשים לפני שהגישה קונטקט את בקשתה.
•  
• רשם הפטנטים קבע כי אלרגן לא עשתה שימוש בסימן המסחר עד הגשתה של בקשתה. עוד קבע כי בטרם נדונה בקשתה הגישה אלרגן בקשה למשרד הבריאות לאשר את התכשיר, ומכירתו החלה בחודש דצמבר שנת 1995. לפי הצהרתה של אלרגן הופסקה מכירתו של התכשיר בישראל בשנת 1998 על מנת להשיק את הגרסה החדשה של התכשיר בשוק. רשם הפטנטים הוסיף וקבע כי היקף השימוש בסימן המסחר שהוכיחה אלרגן לא די בו כדי להכריע כי זכותה עדיפה לפי מבחן מידת השימוש. לעומת אלרגן, לא היתה מחלוקת לגבי קונטקט כי בראשית שנת 1995 לפחות עשתה שימוש בסימן המסחר; אף על פי כן, כך נקבע, לא עלה בידיה "לרכוש הכרה והוקרה בסימן המסחר ובכך לבסס את זכותה העדיפה בסימן - - - בהעדר היקף מוגדר של מכירות או פרסום, לא ניתן לקבוע כי המבקשת 2 [קונטקט] הצליחה לרכוש לעצמה מוניטין בקרב הציבור הישראלי עד למועד הגשת הבקשה או לאחריה".
•  
• לעניין מועדי הגשתן של הבקשות המתחרות קבע רשם הפטנטים כי למבחן זה משקל משני בהשוואה לשני המבחנים האחרים: תום הלב ומידת השימוש. אולם, משלא עלה בידי קונטקט, כאמור לעיל, להוכיח שימוש מסחרי רחב בסימן בישראל בטרם הגישה את בקשתה, ואילו אלרגן "הוכיחה באמצעות נתונים אודות היקפי מכירות ופרסום, שימוש ניכר בסימן המבוקש מחוץ למדינה, פעלה לרשום את הסימן במדינות רבות, ועשתה זאת לפני השקת המוצר תוך בחירת הסימן בתום לב, ראוי להביא בחשבון במאזן השיקולים את העובדה שהמבקשת 1 [אלרגן] הקדימה והגישה את בקשתה לרישום סימן המסחר למעלה מ 10 חודשים לפני המבקשת 2 [קונטקט]".
•  
• על פי מבחנים אלה הגיע, אפוא, רשם הפטנטים למסקנה כי זכותה של אלרגן בסימן המסחר עדיפה על זכותה של קונטקט.